作者：周瑞平 王昌敏
芜湖市一家企业为意大利公司加工灯具配件，货物的包装上标注着该公司的“Foscarini”商标。货物在芜湖海关办理出口报关手续时，意外被海关扣留。芜湖海关系根据美国多利麦利有限公司在海关总署备案的“Foscarini”注册商标专用权而行使扣留权。无奈之下，芜湖企业主动向法院提起确认不侵害商标权纠纷之诉。
贴牌灯具配件被海关扣留
2012年11月1日，意大利Varo Srl公司向芜湖爱立机械有限公司(下称爱立公司)授权，按照意大利Foscarini Srl公司的包装和规格生产一批标有“Foscarini”商标的“圈形塑料球”灯具配件，并在包装上添加“Foscarini”商标。该批货物全部出口境外，不在中国国内市场流通和销售。
2012年12月6日，爱立公司将这批货物在芜湖海关办理出口报关手续时，因货物包装上标注的“Foscarini”商标与其申报不符合，且无法提供授权文件，被芜湖海关扣留。
芜湖海关告知，爱立公司涉嫌侵犯了美国多利麦利有限公司所有的9239752号商标权，其系根据多利麦利有限公司2012年8月2日在海关总署备案的“Foscarini”注册商标专用权而行使扣留权。
爱立公司了解到，意大利FoscariniSrl公司于1988年开始就在欧洲10余个国家合法注册“Foscarini”商标，且早就在中国国内委托工厂定牌加工出口。而多利麦利有限公司于2012年5月14日才在中国国内注册取得“Foscarini”商标权。
爱立公司认为自己的行为并未侵犯多利麦利有限公司的注册商标专用权，主动将多利麦利有限公司诉至芜湖经济技术开发区人民法院，请求判令:确认原告未侵犯被告的注册商标专用权。
原告侵犯商标专用权
被告多利麦利有限公司在法庭上辩称：我公司在2011年3月11日向中国商标局提出了“Foscarini”商标的注册申请，并在2012年5月14日被商标局核准注册，有效期至2022年5月13日。为更好保护商标权，将该商标在中国海关总署进行了商标权海关备案，因此我公司享有“Foscarini”商标的商标专用权。
根据商标法第52条，商标法实施条例第3条规定，在同一种或者类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标就构成商标侵权，原告芜湖爱立公司使用生产加工并出口标有“Foscarini”商标商品的行为侵犯了被告的商标权。
原告芜湖爱立公司和国外委托人的委托合同关系不成立，且原告在生产加工过程中未尽到合理的审查注意义务，具有主观过错，应当承担停止侵害及赔偿损失的民事责任；根据众多国内人民法院认定的权威判例和司法文件均认定生产加工出口产品构成商标侵权。
不构成侵权，有条件放行
双方在法庭上围绕以下焦点问题展开辩论：
意大利Foscarini Srl公司对“Foscarini”商标在中国以外的国家及世界知识产权组织的注册，对中国有无约束力？
原告芜湖爱立公司在加工的涉案产品上使用涉案商标在被海关扣留后，方取得商标权利人Foscarini Srl公司的授权，能否否定原告无侵权的主观故意和过错？
原告芜湖爱立公司仅在加工的涉案货物包装上标注“Foscarini”商标，并未在其包装内的产品上标注“Foscarini”商标，涉案产品全部销往中国境外，并不在中国国内市场销售，是否还能发挥识别商标来源的功能，是否会造成国内相关公众的混淆和误认？
法庭查明：Foscarini Srl公司于1989年将“Foscarini”注册商标在世界知识产权组织进行注册，取得注册证书，核定使用商品为第11类和19类：壁灯、提灯等。1999年12月22日被美国专利及商标局转让部门记录在册。由此可以看出，案外人Foscarini Srl公司首次使用“Foscarini”商标的时间要远早于被告多利麦利有限公司在中国首次注册的2012年5月14日。
而位于美国特拉华州的多利麦利有限公司于2011年1月19日成立，2012年5月14日取得经中国国家工商行政管理总局商标局核准注册的“Foscarini”商标，商标注册证为第9239752号，核定使用商品为第11类：白炽灯等。
另据了解，被告多利麦利有限公司在国内注册了多个商标，并没有进行过真正的生产和加工。
法庭认为，案外人Foscarini Srl公司首次使用“Foscarini”商标的时间要远早于多利麦利有限公司在中国首次注册的2012年5月14日。
而原告芜湖爱立公司在加工的涉案产品上使用涉案商标得到了商标权利人Foscarini Srl公司的合法授权，原告无侵权的主观故意和过错。
法庭确认原告芜湖爱立机械有限公司申报出口意大利的产品上使用“Foscarini”商标的行为不构成对被告多利麦利有限公司享有的第9239752号“Foscarini”注册商标专用权的侵犯。
经法官主持调解，双方当事人自愿达成协议：被告多利麦利有限公司同意对原告芜湖爱立机械有限公司出口至意大利的包装上加有“Foscarini”商标的1092件塑料球予以全部放行，并按照海关要求办理放行相关手续。
自协议签订之日起，如原告芜湖爱立公司将包装上加有“Foscarini”商标的相关产品出口至美国、日本、韩国，多利麦利有限公司保留向芜湖海关申请扣留的权利。出口至这3个国家之外的国家或地区，多利麦利有限公司同意放行。
多利麦利有限公司自协议签订之日起一个月之内向中国海关总署进行“Foscarini”注册商标备案变更登记相关事宜，以确保协议第二条能够实际履行。芜湖爱立公司自行承担涉案物品被芜湖海关扣留期间的仓储费用。
贴牌加工企业提高商标意识
据此案审判长柴俊介绍，该案主要涉及涉外贴牌加工(又称涉外定牌加工)，是我省基层法院受理的第一起确认不侵害商标权纠纷案。贴牌加工一直与商标侵权问题紧紧地纠缠在一起。因为注册商标权具有地域性的问题，国外注册的商标在国内不具有商标权，国外注册的商标标识在国内可能是由另外一个人注册的，虽然涉外贴牌加工的国内代工人得到了国外商标权人的授权，但是国内商标权人会认为国外商标权的权利不能延伸到国内，在国内生产的与自己的注册商标相同商品或者类似商品，属于侵犯自己的商标权。法院对这种情况是否认定侵权关系到各种涉外贴牌加工企业的生存与发展。
“原告芜湖爱立机械有限公司作为定牌加工的受托方，其在与境外委托方签订定牌加工合同时，未尽到合理审查注意义务。”柴俊说，作为一个加工贸易型企业，应该从此次事件中吸取教训，除了今后在接单的时候应该认真、仔细审查国外委托人有无注册商标，以及注册商标核定商品的范围，还要求委托人提供官方文件。同时促进其加工贸易的转型升级，从长远来看，应该建立自己的品牌，走独立创新的道路。
周瑞平、王昌敏
